Zła wiara w przypadku zgłoszeń znaków towarowych – jakie mogą być tego skutki?

Wstęp

Przedsiębiorcy chcący chronić swoje oznaczenia jako znaki towarowe powinni zwrócić uwagę na wiele aspektów związanych z uzyskaniem takiej ochrony, zarówno na gruncie polskich, jak i unijnych przepisów prawa własności przemysłowej. Zaczynając między innymi od sprawdzenia czy używane i zgłaszane przez nich oznaczenie nie jest identyczne lub podobne do chronionych znaków towarowych innych podmiotów, analizy rynku, powinni także zastanowić się czy w stosunku do zgłaszanego przez nich oznaczenia mogą zachodzić jedne z bezwzględnych albo względnych podstaw odmowy rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego. Jest to kluczowe dla postępowania zgłoszeniowego. Brak sprawdzenia pewnych elementów koniecznych na etapie podejmowania decyzji o ubieganiu się o ochronę znaku towarowego może mieć negatywne skutki dla dokonanego zgłoszenia znaku towarowego. Istotne jest również upewnienie się, czy zgłoszenie nie może zostać ocenione jako dokonane w złej wierze.

Przepisy dotyczące znaków towarowych i złej wiary

Jak wiemy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej[1] znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielanej ochrony. Urząd Patentowy RP (UPRP) rozpoznając zgłoszenie znaku towarowego bierze pod uwagę z urzędu bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego, zaś względne przeszkody mogą zostać w określonych przypadkach podniesione w drodze sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Dla uzyskania ochrony prawnoznakowej zasadniczym pozostaje, aby zgłoszenie wolne było od takich przeszkód. Przesłanka złej wiary przy zgłoszeniu znaku towarowego przewidziana jest także w przepisach unijnych – w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[2] i dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[3].

W polskiej ustawie wśród bezwzględnych przeszkód udzielenia prawa ochronnego można znaleźć między innymi dokonanie zgłoszenia oznaczenia w złej wierze (art. 129¹ ust. 1 pkt 6 ustawy). Również zła wiara może zostać podniesiona w przypadku wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 164 ust. 1 ustawy). W przepisach unijnego rozporządzenia zła wiara w momencie zgłoszenia znaku towarowego stanowi bezwzględną podstawę unieważnienia rejestracji, na którą to można powołać się w drodze wniosku o unieważnienie bądź w przypadku roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia (art. 59 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001). Przesłanka ta nie jest więc rozpatrywania przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w przypadku zgłoszenia unijnego znaku towarowego. Dyrektywa 2015/2436 przewiduje możliwość unieważnienia rejestracji, jeżeli zgłaszający dokonał zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, państwa członkowskie mogą w przepisach krajowych przewidzieć odmowę rejestracji znaku towarowego z powodu zgłoszenia w złej wierze (jest to fakultatywne, zostało wprowadzone w polskiej ustawie). Dyrektywa przewiduje także rozwiązanie pozwalające państwom członkowskim na wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku rejestracji podlega on unieważnieniu jeżeli zachodzi możliwość wprowadzenia w błąd w związku z wcześniejszym znakiem towarowym chronionym w innym kraju, pod warunkiem że w dacie zgłoszenia zgłaszający działał w złej wierze (art. 5 ust. 4 lit. c dyrektywy). Pewne rozwiązania w przypadku znaku towarowego zgłoszonego przez agenta bez zgody właściciela znaku przewidują zarówno przepisy unijne, jak i polskie.

Pojęcie złej wiary w kontekście rejestracji znaków towarowych

Przepisy prawa unijnego oraz polska ustawa nie zawierają definicji legalnej „złej wiary” w odniesieniu do znaków towarowych. Jest to pojęcie autonomiczne na gruncie prawa unijnego[4], specyficzne dla systemu ochrony znaków towarowych i oderwane od pojęcia ujmowanego w prawie cywilnym[5]. Dlatego też pojęcie to jest stale wypracowywane w doktrynie, orzecznictwie oraz praktykach urzędów patentowych krajowych i unijnym. Dla zobrazowania tego pojęcia można przedstawić w tym zakresie kilka orzeczeń sądów unijnych i polskich. Trybunał w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r.[6] w sprawie znaku towarowego – trójwymiarowego kształtu zajączka Lindt –  przyjął, że w celu całościowej oceny istnienia złej wiary zgłaszającego konieczne jest uwzględnianie wszelkich istotnych czynników właściwych w danym przypadku i istniejących w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego oznaczenia jako znaku towarowego, a w szczególności:

• okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;
• zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią (przy czym zamiar jest tutaj subiektywny, stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy);
• stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Z kolei Sąd w wyroku w sprawie kształtu prostokątnego pudełka RED BRAND CHICKEN[7] przyjął, że ze złą wiarą przy zgłoszeniu mamy do czynienia, gdy z istotnych i spójnych poszlak wynika, że właściciel unijnego znaku towarowego dokonał zgłoszenia znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, prawa wyłącznego w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego. W polskim orzecznictwie[8] wyróżnia się następujące przypadki, kiedy możemy mieć do czynienia ze zgłoszeniem znaku towarowego w złej wierze:

• dokonanie zgłoszenia w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez podmiot dysponujący znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku,
• dokonanie zgłoszenia w celach spekulacyjnych, przy braku przede wszystkim zamiaru używania danego znaku towarowego przez zgłaszającego i zamiarze uzyskania korzyści od przedsiębiorców zainteresowanych używaniem oznaczenia w obrocie,
• gdy działanie osoby, która dokonując zgłoszenia ma świadomość, lub z zachowaniem należytej staranności może się dowiedzieć, że narusza w ten sposób cudze prawo - zarówno prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym, jak i wynikające z konkretnego stosunku prawnego zaistniałego pomiędzy zgłaszającym a daną osobą trzecią.

Skutki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze

Przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze powinni liczyć się z konsekwencjami jakie może mieć to dla możliwości uzyskania ochrony lub jej utrzymania w przypadku, gdy taka ochrona zostanie udzielona. Jak już wspomniałam, na gruncie polskich przepisów zła wiara umiejscowiona jest wśród bezwzględnych przeszkód udzielenia prawa ochronnego, co przekłada się na to, że UPRP bierze tą podstawę pod uwagę z urzędu. Oznacza to więc, że zgłoszenie dokonane w złej wierze może skutkować odmową udzielenia ochrony prawnoznakowej dla zgłoszonego oznaczenia odróżniającego. Ta przeszkoda rejestracji – w przeciwieństwie do pozostałych wymienionych w art. 129¹ ustawy - wiąże się z pewnymi problemami co do jej oceny, gdyż nie dotyczy zgłoszonego znaku towarowego jako takiego, a wiąże się z zachowaniem zgłaszającego. Nierzadko UPRP powiadamiany jest o ewentualnym istnieniu złej wiary przy zgłoszeniu w drodze uwag osób trzecich, które mogą być składane w postępowaniu zgłoszeniowym (art. 146¹ ust. 4 ustawy)[9].

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze może wiązać się także z unieważnieniem udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy. Powoduje to zatem ustanie przyznanej ochrony i to ze skutkiem od daty zgłoszenia. Ocena czy zgłoszenie dokonane zostało w złej wierze przeprowadza się na dzień zgłoszenia znaku towarowego. To podmiot, który wnioskuje o unieważnienie prawa do znaku towarowego, musi udowodnić, że właściciel znaku towarowego działał w złej wierze w chwili dokonywania zgłoszenia znaku towarowego[10]. W przypadku uzyskania ochrony znaku towarowego w wyniku zgłoszenia w złej wierze nie jest możliwe powołanie się w postępowaniu unieważnieniowym na tolerowanie przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego używania znaku towarowego przez okres 5 lat – jest to wyjątek od reguły. Co do zasady bowiem nie można wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na przykład z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeśli przez okres 5 kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu (analogicznie w przypadku kolizji ze znakiem towarowym powszechnie znanym, art. 165 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy).

Negatywne następstwa przewidziane w przepisach regulujących ochronę znaków towarowych nie są jedynymi jakie mogą dotknąć przedsiębiorców. Może nieść to też za sobą straty wizerunkowe i marketingowe, może także wiązać się z ewentualnymi roszczeniami przysługującymi innym przedsiębiorcom, których prawa zostały naruszone. Strategia ochrony znaku towarowego powinna więc być odpowiednio przeanalizowana i ustalona, tak aby uniknąć w przyszłości sporów w zakresie zgłoszenia lub unieważnienia jego ochrony. Ogólnie rzecz ujmując nie zawsze można całkowicie wykluczyć ryzyko pojawienia się sprzeciwu bądź wniosku o unieważnienie prawa ochronnego opartego o przesłankę złej wiary, jednak odpowiednie rozeznanie rynku oraz analiza przed zgłoszeniem może pomóc uniknąć przykrych konsekwencji oraz długotrwałych postępowań.

Wspólna praktyka dotycząca zgłoszeń znaków towarowych dokonywanych w złej wierze

Od 14 stycznia 2023 r. wszystkie urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą 2015/2436, zobowiązane są do oceny działań w złej wierze jako bezwzględnej podstawy do unieważnienia rejestracji znaku towarowego[11]. W tym zakresie istnieją różne podejścia, dlatego EUIPO wraz z urzędami w państwach członkowskich opracowało wspólną praktykę CP13 dotyczącą zgłoszeń znaków towarowych dokonywanych w złej wierze, która została opublikowana 22 marca 2024 r. Ma ona postać Wspólnego Komunikatu oraz Wspólnej Praktyki w tym zakresie[12]. Wspólna Praktyka obowiązuje przed polskim urzędem (UPRP) dla zgłoszeń dokonanych oraz dla postępowań w sprawie unieważnienia od 22 czerwca 2024 r.  Celem tego dokumentu jest harmonizacja praktyk urzędów w zakresie oceny złej wiary. Jest ona także pomocna dla zgłaszających oraz ich pełnomocników przy podejmowaniu decyzji o zgłoszeniu i jego przygotowywaniu – zawiera zbiór zasad dotyczących oceny złej wiary niezależnie od rodzaju postępowania, w którym ta przesłanka została podniesiona. Oparta jest na szeregu dotychczasowych orzeczeń unijnych i bierze pod uwagę rozbieżności interpretacyjne oraz brak jednolitego podejścia wśród urzędów państw członkowskich UE, które już oceniały złą wiarę. Zakresem praktyki objęte zostały uzgodnienie wspólnej interpretacji ogólnego pojęcia złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych, innych pojęć, w tym terminologii, związanych z oceną złej wiary i niektórych scenariuszy oraz uzgodnienie wspólnych czynników oceny złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych.

Wspólna praktyka potwierdziła, że pojęcie złej wiary pozostaje niezdefiniowane w przepisach unijnych. Na podstawie dotychczasowego orzecznictwa oraz zwyczajowego znaczenia złej wiary w języku potocznym uznano, że oznacza obecność subiektywnej motywacji po stronie zgłaszającego ustalanej przez odniesienie do odpowiednich, spójnych i obiektywnych kryteriów. Przyjęto, że obejmuje zachowanie, które odbiega od przyjętych zasad etycznego postępowania lub uczciwych praktyk handlowych i biznesowych (s. 5). Dla celów stwierdzenia złej wiary musi istnieć:

• działanie zgłaszającego, które wyraźnie odzwierciedla, że działał on z nieuczciwym zamiarem przy dokonywaniu zgłoszenia,
• obiektywny standard, w odniesieniu do którego można ocenić działanie złej wierze i zakwalifikować jako stanowiące złą wiarę.

Nieuczciwy zamiar pod stronie zgłaszającego – jak wskazano we Wspólnej Praktyce  (s. 5-6) – istnieje w sytuacjach, gdy zgłoszenia dokonano z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów konkretnej osoby trzeciej, a nie z zamiarem prowadzenia działalności handlowej w sposób uczciwy lub z zamiarem uzyskania wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności podstawową funkcją wskazywania pochodzenia. Zgodnie z tą aktualną praktyką nieuczciwy zamiar stanowi podstawę istnienia złej wiary i jest jej obowiązkowym czynnikiem, który zawsze podlega ocenie. Ogólnie jako różne aspekty złej wiary uznano przywłaszczenie prawa lub praw osoby trzeciej oraz nadużycie systemu znaków towarowych. Jako przykłady nieuczciwego zamiaru wskazano między innymi przywłaszczenie sobie praw do znaku towarowego osoby trzeciej, wzmocnienie ochrony innego prawa, które również należy do zgłaszającego i rozszerzenie portfela znaków towarowych zgłaszającego bez jakiejkolwiek uczciwej logiki handlowej, czy uniknięcie konieczności przedstawienia dowodu używania wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych zgłaszającego i przedłużenie pięcioletniego okresu karencji (s. 12).

W odniesieniu do ciężaru dowodu w sprawach dotyczących złej wiary uznano, że dobra wiara zgłaszającego domniemywana jest do momentu przedstawienia dowodu przeciwnego, a na skarżącym spoczywa obowiązek udowodnienia okoliczności przemawiających za tym, że zgłoszenie zostało dokonano w złej wierze. Przyjęto również, że to, że zgłaszający milczy nie oznacza, że działał z nieuczciwym zamiarem, jednak w sytuacji gdy dowody przedstawione przez skarżącego są przekonujące do obalenia domniemania dobrej wiary, to brak przedstawienia przez zgłaszającego wyjaśnień i dowodów pozwoli na uznanie, że zgłaszający znak działał w złej wierze. Właściwym momentem dla ustalenia działania w złej wierze jest moment złożenia wniosku o rejestrację, a w przypadku rejestracji międzynarodowych oznacza to datę wyznaczenia Unii Europejskiej lub odpowiedniego państwa członkowskiego.

Według Wspólnej Praktyki oprócz obowiązkowego czynnika branego pod uwagę przy ocenie złej wiary w zgłoszeniach znaków towarowych, tj. nieuczciwego zamiaru zgłaszającego wyróżniono także czynniki nieobowiązkowe (s. 12-23). Wśród nich wymieniono między innymi:

• wiedza lub domniemana wiedza zgłaszającego na temat tego, że osoba trzecia korzysta z wcześniejszego identycznego prawa lub ma takie prawo,
• stopień ochrony prawnej przysługującej wcześniejszemu prawu osoby trzeciej,
• prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd,
• pochodzenie kwestionowanego znaku towarowego i używanie tego znaku od czasu jego utworzenia,
• żądanie odszkodowania pieniężnego przez zgłaszającego od skarżącego.

Podsumowanie

W przypadku zgłoszeń znaków towarowych dokonywanie ich w złej wierze może być obarczone dużym ryzykiem zarówno co do możliwości uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, jak i dla utrzymania uzyskanej rejestracji. Domniemanie zgłoszenia w dobrej wierze może zostać obalone na podstawie dowodów przedstawionych przez skarżącego. Działania przedsiębiorców w zakresie takich zgłoszeń potwierdzają także, że warto zadbać o zgłaszanie swoich znaków towarowych, a nie czekać aż zrobi to za przedsiębiorcę konkurencja. Możliwość zablokowania zgłoszenia znaku towarowego na podstawie przesłanki złej wiary wymaga także stałego monitorowania nowo zgłoszonych znaków towarowych. Oznacza to więc, że skuteczna strategia ochrony znaku towarowego wymaga ciągłej aktualizacji informacji o sytuacji na rynku i podejmowania odpowiednich działań. W dobie istnienia rozwiązań sztucznej inteligencji, z których korzysta się przy tworzeniu znaku towarowego możliwe, że tak stworzony i zgłoszony znak może być obarczony pewnymi wadami, które w zależności od okoliczności mogą podpadać pod przesłankę złej wiary.

Marta Lampart

radca prawny, pełnomocnik przed EUIPO. Specjalizuje się głównie w prawie własności intelektualnej, w tym w prawie autorskim i własności przemysłowej oraz prawie ochrony danych. Pasjonują ją szczególnie zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji (AI) oraz prawem własności intelektualnej.

[1] Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1170 ze zm., dalej jako: Prawo własności przemysłowej bądź ustawa. 

[2] Dz. U. L 154 z 16.6.2017 r., s. 1-99, dalej jako: rozporządzenie 2017/1001.

[3] Dz. U. L 336 z 23.12.2015 r., s. 1-26, dalej jako: dyrektywa 2015/2436.

[4] Wyrok Trybunału z dnia 27.06.2013 r. w sprawie C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd p-ko Ankenævnet for Patenter og Varemærker, ECLI:EU:C:2013:435, pkt 29.

[5] Więcej na ten temat: U. Promińska, Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, PALESTRA 2022, Nr 2, s. 8 i n.

[6] Wyrok Trybunału z dnia 11.06.2009 r. w sprawie C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG p-ko Franz Hauswirth GmbH, ECLI:EU:C:2009:361, pkt 37, 42, 53. Trybunał rozpatrywał w tej sprawie przypadek dotyczący używania na rynku w dacie zgłoszenia przez kilku innych wytwórców oznaczeń identycznych lub podobnych dla towarów identycznych lub do złudzenia podobnych do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji.

[7] Wyrok Sądu z dnia 6.09.2023 r. w sprawie T-312/22, QC, QD, QE p-ko EUIPO, ECLI:EU:T:2023:514, pkt 23. Wcześniejszy wyrok Trybunału z dnia 12.09.2019 r. w sprawie C-104/18 P, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AȘ p-ko EUIPO, ECLI:EU:C:2019:724, pkt 46.

[8] Wyrok NSA z dnia 19.10.2017 r., II GSK 1701/17, Legalis; Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.07.2016 r., VI SA/Wa 319/16, Legalis.

[9] Ł. Żelechowski, Art. 129¹ [Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego], [w:] K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Tom VIII B, Warszawa 2021, s. 121.

[10] Wyrok Sądu z dnia 5.10.2016 r. w sprawie T-456/15, Foodcare sp. z o.o. przeciwko EUIPO, ECLI:EU:T:2016:597, pkt 23.

[11] CP13. Zgłoszenia znaków towarowych dokonywane w złej wierze, [dostęp: 22.07.2024 r.].

[12] Wspólny Komunikat, Wspólna Praktyka. Zgłoszenia znaków towarowych dokonywane w złej wierze, marzec 2024 r. [dostęp: 22.07.2024 r.].